Explicación de las solicitudes de marca de mala fe
Es esencial que los propietarios de marcas puedan proteger los derechos de marca y la reputación de la marca cuando realicen negocios que dependan de ellas, ya sea en su país o a escala internacional.
Cualquier solicitud de una marca que sea similar a otra de la que ya sea titular otra persona puede ser objeto de un procedimiento civil en el que uno de los principales argumentos de oposición será probablemente que se presentó de "mala fe".
Los requisitos para la existencia de "mala fe" han sido objeto de una atención muy detallada por parte de los tribunales.
Sin embargo, la "mala fe" no se demostrará simplemente porque la solicitud de registro de una marca sea similar a otra ya existente. Es necesario que exista un acto o intención adicional por parte del solicitante que contravenga un comportamiento comercial aceptable.
Stuart Southall, de KANGS, comenta la situación general.
La Ley
Ley de Marcas de 1994
Artículo 3 de la Ley - Motivos absolutos de denegación de registro.
3(6) Se denegará el registro de una marca si la solicitud se presenta de mala feo en la medida en que lo sea".
Artículo 59 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea de 2016
1. La nulidad de una marca de la Unión Europea se declarará mediante solicitud presentada ante la Oficina o sobre la base de una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
(b) cuando el solicitante haya actuado de mala fe al presentar la solicitud de marca".
Derecho consuetudinario
Aunque la legislación da la impresión de que la definición de mala fe es "absoluta", el Derecho consuetudinario demuestra que esto dista mucho de ser así.
Se considera que Sky Ltd contra Skykick Ltd [2021], ha aclarado ahora la legislación sobre marcas en materia de mala fe al establecer que cuando se plantea una objeción debe demostrarse, entre otras cosas:
cuando una parte alega mala fe, debe argumentar adecuadamente su alegación, para garantizar que la otra parte entiende el caso que se le plantea
Si la alegación de mala fe no está debidamente particularizada, la parte acusada de mala fe puede solicitar que la alegación sea "Struck Out". Demostrar que una solicitud de marca se ha presentado de mala fe puede resultar difícil y es esencial que pueda probarse claramente un comportamiento comercial inaceptable.
Prueba de la mala fe y posibles vías
Como ya se ha indicado, demostrar la mala fe es extremadamente difícil y el nivel de prueba exigido es muy elevado. Siempre que se disponga de pruebas suficientemente contundentes, es factible que puedan mantenerse los argumentos en los siguientes casos:
La marca no se utilizará en el comercio cuando, por ejemplo, el solicitante no tenga presencia en línea. Sin embargo, la falta de intención de uso no equivaldrá por sí misma a mala fe (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth [2010]).
Podría argumentarse que la falta de uso evidencia que la marca no se ha registrado con la intención de utilizarla, en el comercio o de otro modo, sino simplemente para perjudicar o causar confusión en detrimento del titular de la marca.
La confusión es un factor importante que se tiene en cuenta cuando se examina una solicitud de marca. El artículo 5(2)(b) de la Ley de Marcas de 1994 confirma que una marca:
que sea idéntica o similar a una marca anterior; y no se registrará si, o en la medida en que, la marca anterior goce de renombre en el Reino Unido... y el uso de la marca posterior sin justa causa se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos".
¿Cómo podemos ayudarle?
Como se verá, la descripción de "mala fe" no es fácilmente identificable y ni la Ley ni la Jurisprudencia resuelven completamente las cuestiones. Existe un amplio margen para la argumentación basada en las circunstancias específicas de cada litigio.
Si se ve envuelto en un litigio de marcas, o en cualquier otra forma de litigio de propiedad intelectual, es esencial que busque inmediatamente asesoramiento jurídico especializado para que le oriente y le ayude a tomar las medidas necesarias para proteger su posición.
El equipo de KANGS tiene una gran experiencia en el asesoramiento sobre todos los asuntos relacionados con litigios de propiedad intelectual y estará encantado de ayudar y proporcionar dicha experiencia. Son enérgicamente pro-activos cuando se trata de asegurar el mejor resultado posible para cualquier situación que se presente a todos y cada uno de los clientes.
Si podemos ayudarle, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo a través de cualquiera de los siguientes medios, que estarán encantados de atenderle.
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