Evergreening | Protección de marcas
El evergreening describe la nueva presentación periódica por parte de una empresa de marcas que son idénticas a marcas registradas anteriormente antes de que expire el periodo de gracia de cinco años permitido tras el registro original y antes del uso real.
Si la marca no se vuelve a registrar, corre el riesgo de ser objeto de una acción de anulación por falta de uso. Oponerse a una solicitud de no uso implicaría que su titular demostrara que la marca se utilizó para el fin para el que se concedió, lo que puede resultar costoso.
Además, al mantener una marca con menos de cinco años de antigüedad, nunca se exige al titular que aporte pruebas del uso de una marca más antigua, en caso de tener que enfrentarse a un "procedimiento de oposición" para demostrar el uso efectivo de marcas anteriores.
Sin embargo, esta práctica puede equivaler a la constatación de "mala fe" , ya que el requisito de utilizar una marca tras el periodo de gracia de cinco años tiene por objeto evitar que alguien obtenga un monopolio desleal durante un periodo ilimitado. El Registro de Marcas tiene por objeto inscribir las marcas que se utilizan activamente en el mercado para distinguir sus productos y servicios.
Stuart Southall, de KANGS , comenta casos recientes relacionados con la "perennidad".
Actividad judicial reciente
Dos sentencias recientes de gran repercusión han puesto de manifiesto hasta qué punto el "evergreening" y la "mala fe" se están poniendo a prueba en los tribunales.
Hasbro contra EUIPO 2021
- En 2011, Hasbro registró una marca para un signo denominativo "MONOPOLY".
- En aquel momento, Hasbro ya era propietaria de tres marcas denominativas de "MONOPOLY".
- Hasbro ha admitido su "evergreening", alegando ventajas administrativas.
- La EUIPO consideró que, aunque administrativamente era más eficaz, y la admisión por sí sola no podía demostrar mala fe, el evergreening equivalía a un abuso del procedimiento de marcas.
Tesco contra Lidl [2023]
- La estrategia de presentación de Lidl, como la adoptada por Hasbro anteriormente, fue puesta en entredicho.
- Había presentado marcas que abarcaban la mayoría de las clases o, en un caso, todas y cada una de las clases de sus marcas registradas anteriormente.
- Se determinó que Lidl actuaba de mala fe y potencialmente abusando del procedimiento de marca.
¿En qué podemos ayudarle?
Evidentemente, la práctica establecida del evergreening está ahora en el punto de mira, ya que el Tribunal Superior se ha pronunciado al respecto, como se muestra más arriba.
Si se le cuestionan las alegaciones de evergreening, una empresa puede dar una respuesta satisfactoria, por ejemplo, que su intención era utilizar la marca, pero que las circunstancias, respaldadas por pruebas claras, le impidieron hacerlo.
Por lo tanto, las empresas pueden empezar ahora a documentar su proceso de presentación de solicitudes y las razones por las que utilizan los métodos elegidos, en un intento de protegerse de las acusaciones de "evergreening".
En caso de que su empresa se enfrente a acusaciones de evergreening o mala fe, el equipo de KANGS podrá ayudarle.
Nuestro equipo se mantiene al corriente de los constantes cambios tanto en la legislación como en la jurisprudencia y proporciona a los clientes un asesoramiento profesional actualizado sea cual sea la naturaleza del asunto planteado.
Puede ponerse en contacto con nosotros de la siguiente manera
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