Mauvaise foi - Nouveaux enregistrements de marques
Il est essentiel que les propriétaires de marques soient en mesure de protéger leurs droits et leur réputation lorsqu'ils mènent des activités commerciales en s'appuyant sur eux, que ce soit dans leur pays ou à l'étranger.
Toute demande de marque similaire à une marque déjà détenue par quelqu'un d'autre peut faire l'objet d'une procédure civile dans laquelle l'un des principaux arguments de l'opposition sera probablement que la demande a été faite de "mauvaise foi".
Les conditions d'existence de la "mauvaise foi" ont fait l'objet d'une attention particulière de la part des tribunaux.
Toutefois, la "mauvaise foi" ne sera pas prouvée simplement parce qu'une demande d'enregistrement d'une marque est similaire à une marque déjà existante. Il faut qu'il y ait, de la part du demandeur, un acte ou une intention supplémentaire qui contrevienne à un comportement commercial acceptable.
Stuart Southall, de KANGS , commente la situation générale.
La loi
Statut
La loi de 1994 sur les marques commerciales stipule que
3. Motifs absolus de refus d'enregistrement.
(6) Une marque est refusée à l'enregistrement si ou dans la mesure où la demande est faite de mauvaise foi
L'article 59 du règlement de l'Union européenne sur la marque 2016 stipule :
'1. La marque de l'Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée à l'Office ou sur la base d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une procédure en contrefaçon :
(b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lorsqu'il a déposé la demande d'enregistrement de la marque.
L'article 59 du règlement de l'Union européenne sur la marque 2016 stipule :
'1. La marque de l'Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée à l'Office ou sur la base d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une procédure en contrefaçon :
(b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lorsqu'il a déposé la demande d'enregistrement de la marque.
La Common Law
Alors que la législation donne l'impression que la définition de la mauvaise foi est "absolue", la common law montre que c'est loin d'être le cas.
Il est considéré que Sky Ltd contre Skykick Ltd [2021]a clarifié le droit des marques sur la mauvaise foi en indiquant que lorsqu'une objection est soulevée, elle doit être démontrée, entre autres :
Lorsqu'une partie allègue la mauvaise foi, elle doit plaider correctement son allégation, afin de s'assurer que l'autre partie comprend l'affaire à laquelle elle est invitée à répondre.
Si l'allégation de mauvaise foi n'est pas correctement détaillée, la partie accusée de mauvaise foi peut demander à ce que l'allégation soit "rayée". Prouver qu'une demande de marque a été déposée de mauvaise foi peut être difficile et il est essentiel que le comportement commercial inacceptable puisse être clairement prouvé.
Prouver la mauvaise foi - Voies possibles
Comme indiqué ci-dessus, il est extrêmement difficile de prouver la mauvaise foi et le niveau de preuve requis est très élevé.
Sous réserve de disposer de preuves suffisamment solides, il est possible de maintenir les arguments dans les cas suivants.
- La marque ne sera pas utilisée dans le commerce lorsque, par exemple, le demandeur n'a pas de présence en ligne. Toutefois, l'absence d'intention d'usage n'équivaut pas en soi à de la mauvaise foi (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre Franz Hauswirth [2010].).
On pourrait faire valoir que le non-usage prouve que la marque n'a pas été enregistrée dans l'intention de l'utiliser, dans le commerce ou autrement, mais simplement pour nuire ou créer une confusion au détriment du propriétaire de la marque.
- La confusion est un facteur important qui est pris en compte lors de l'examen d'une demande de marque. L 'article 5(2)(b) de la loi de 1994 sur les marques confirme qu'une marque :
qui est identique ou similaire à une marque antérieure ; elle n'est pas enregistrée si, ou dans la mesure où, la marque antérieure jouit d'une renommée au Royaume-Uni... et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice".
Comment pouvons-nous vous aider ?
Comme nous le verrons, la description de la "mauvaise foi" n'est pas facile à identifier et ni la loi ni la jurisprudence ne résolvent complètement les problèmes. Il existe une grande marge de manœuvre pour l'argumentation basée sur les circonstances particulières de chaque litige.
Si vous êtes impliqué dans un litige portant sur une marque ou toute autre forme de litige relatif à la propriété intellectuelle, il est essentiel de demander immédiatement l'avis d'un expert juridique pour obtenir des conseils et envisager les mesures à prendre pour protéger votre position.
L'équipe de KANGS est très expérimentée dans le conseil sur toutes les questions relatives aux litiges de propriété intellectuelle et se fera un plaisir de vous aider et de vous fournir cette expertise.
Notre équipe est toujours énergiquement proactive lorsqu'elle cherche à obtenir le meilleur résultat possible quelle que soit la situation présentée à chaque client.
Si nous pouvons vous aider, n'hésitez pas à contacter notre équipe par l'une des voies suivantes, qui sera ravie de vous entendre.
Tel : 0333 370 4333
Courriel : info@kangssolicitors.co.uk
Nous proposons des entretiens initiaux sans obligation dans nos trois bureaux de Londres, Birmingham et Manchester. Les discussions peuvent également avoir lieu par vidéoconférence ou par téléphone.
