Protection de la marque
L'Evergreening décrit le redépôt périodique par une entreprise de marques identiques à des marques enregistrées précédemment avant l'expiration du délai de grâce de cinq ans accordé après l'enregistrement initial et avant l'utilisation effective.
Si la marque n'est pas réenregistrée, elle risque de faire l'objet d'une action en annulation pour défaut d'usage. Pour s'opposer à une telle demande de non-usage, il faudrait que le titulaire prouve que la marque a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été délivrée, ce qui peut s'avérer coûteux.
En outre, en conservant une marque de moins de cinq ans, le titulaire n'est jamais tenu de fournir la preuve de l'usage d'une marque plus ancienne, au cas où il serait confronté à une "procédure d'opposition" visant à prouver l'usage réel de marques antérieures.
Toutefois, cette pratique peut être assimilée à de la "mauvaise foi" , étant donné que l'obligation d'utiliser une marque après la période de grâce de cinq ans vise à empêcher quiconque d'obtenir un monopole déloyal pour une période illimitée. Le registre des marques est destiné à enregistrer les marques qui sont activement utilisées sur le marché pour distinguer leurs produits et services.
Stuart Southall de KANGS commente les récentes affaires concernant le "evergreening".
Activité récente de la Cour
Deux décisions récentes très médiatisées montrent à quel point le "evergreening" et la "mauvaise foi" sont mis à l'épreuve par les tribunaux.
Hasbro contre EUIPO 2021
- En 2011, Hasbro a déposé une marque pour un signe verbal "MONOPOLY".
- À l'époque, Hasbro était déjà propriétaire de trois marques verbales pour "MONOPOLY".
- Hasbro a admis qu'il pratiquait la perpétuation des brevets, en invoquant des avantages administratifs.
- L'EUIPO a estimé que , bien qu'elle soit administrativement plus efficace et que l'admission à elle seule ne puisse pas prouver la mauvaise foi, la perpétuation de la protection équivalait à un abus de la procédure d'enregistrement des marques.
Tesco contre Lidl [2023]
- La stratégie de classement de Lidl, comme celle adoptée par Hasbro ci-dessus, a été remise en question.
- Elle avait déposé des marques qui couvraient la plupart des classes, voire, dans un cas, toutes les classes de ses marques précédemment enregistrées.
- Il a été constaté que Lidl était de mauvaise foi et qu'il avait potentiellement abusé de la procédure d'enregistrement des marques.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Il est clair que la pratique établie de la perpétuation des droits est désormais sous les feux de la rampe, la Haute Cour ayant fait connaître sa position, comme indiqué ci-dessus.
En cas d'accusation de perpétuation, une entreprise peut être en mesure de fournir une réponse satisfaisante, par exemple que son intention était d'utiliser la marque, mais que les circonstances, étayées par des preuves évidentes, l'ont empêchée de le faire.
Les entreprises peuvent donc commencer à documenter leur processus de dépôt et les raisons pour lesquelles elles ont choisi ces méthodes, afin de se protéger contre les allégations de perpétuation de la validité des brevets.
Si votre entreprise est confrontée à des allégations d'evergreening ou de mauvaise foi, l'équipe de KANGS est en mesure de vous aider.
Notre équipe se tient au courant des changements constants de la législation et de la jurisprudence et fournit à ses clients des conseils professionnels actualisés, quelle que soit la nature de la question soulevée.
Nous pouvons être contactés comme suit :
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Nous proposons des entretiens initiaux sans obligation dans nos trois bureaux de Londres, Birmingham et Manchester. Les discussions peuvent également avoir lieu par vidéoconférence ou par téléphone.
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