Marques

Une marque peut être constituée d'une pléthore d'éléments. En général, les marques sont :

• Marques ou slogans
• Symboles ou dessins ;
• Il peut s'agir d'un jingle (comme Go.Compare ou Direct Line).

De temps en temps, ils peuvent également être :

• Une forme (Virgin Cola a tenté l'expérience avec la bouteille "Pamela")
• Une couleur (le lait de Cadbury (violet) ou ce qui était Orange Telecomms "Orange Square")
• Motifs ou hologrammes

L'article 1 de la loi de 1994 sur les marques (Trade Marks Act 1994 - TMA) définit le cadre de ce qui peut être une marque enregistrée au Royaume-Uni :

Dans la présente loi, on entend par "marque" tout signe susceptible de -

• d'être représenté dans le registre d'une manière qui permette au greffier et aux autres autorités compétentes ainsi qu'au public de déterminer l'objet clair et précis de la protection accordée au titulaire, et
• de distinguer les biens ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Une marque peut consister en des mots (y compris des noms de personnes), des dessins, des lettres, des chiffres, des couleurs, des sons ou la forme de produits ou de leur conditionnement. Les références faites dans la présente loi comprennent, à moins que le contexte ne s'y oppose, les références à une marque collective ou à une marque de certification.

Les marques sont importantes parce qu'elles sont le premier élément qui permet au consommateur de connaître une marque. Elles constituent le "facteur de reconnaissance" de la marque, car elles aident les consommateurs à identifier et à mémoriser facilement les produits ou services d'un commerçant.

Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'enregistrer toutes les marques pour les protéger, l'obtention d'un enregistrement constitue une présomption "prima facie" qu'un commerçant a acquis une "réputation" et un "fonds de commerce" pour son produit et que l'utilisation illicite de cette marque, sans autorisation ou autre, constitue un préjudice, ce qui permet de réclamer des "dommages-intérêts" ou un "compte de profits". S'il est nécessaire de poursuivre une action en contrefaçon, l'enregistrement d'une marque facilite grandement l'action en raison des présomptions prima facie.

L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire des droits exclusifs sur cette marque. Ces droits peuvent ensuite être exploités pour les produits et/ou services pour lesquels la marque est enregistrée. L'enregistrement fournira un argument plus fort aux propriétaires de marques pour faire respecter ces droits en empêchant les concurrents d'utiliser une marque similaire ou identique pour des produits ou services similaires ou identiques.

Une marque forte peut aider une entreprise à devenir synonyme de certains produits ou services, même si le consommateur n'utilise pas ou n'achète pas ces produits ou services, par exemple les "arcs d'or" ou le "swoosh".

L'enregistrement d'une marque au Royaume-Uni confère un monopole initial de 10 ans. La marque peut être réenregistrée tous les dix ans, moyennant le paiement des taxes de renouvellement appropriées. Une marque enregistrée est un actif incorporel précieux qui peut contribuer à augmenter la valeur d'une entreprise.

Une fois l'enregistrement obtenu, le titulaire de la marque a le droit d'utiliser le symbole ® après une représentation de la marque. Toutefois, l'utilisation du symbole ® dans des circonstances où la marque n'est pas enregistrée constitue une infraction pénale.

Bien qu'il soit très avantageux d'obtenir l'enregistrement d'une marque dans la mesure où il est possible de le faire, il n'est pas nécessaire de le faire. L'Angleterre et le pays de Galles étant une juridiction de common law, les droits de marque peuvent être acquis "naturellement". Cela signifie également qu'un propriétaire de marque qui n'a pas suivi la procédure d'enregistrement lui permettant d'utiliser le symbole ® peut simplement utiliser le symbole "™" à la fin de toute représentation de la marque.

L'utilisation du symbole "™" indique simplement que la marque est la marque du titulaire.

Toutefois, en cas d'infraction, il incombe au titulaire de la marque d'établir la "trinité" afin d'obtenir gain de cause dans un litige formel pour "passing off".

Pour réussir à établir le passing off, la trinité qui doit être prouvée est la suivante :

La marque du titulaire de la marque est associée à un fonds de commerce et à une réputation ;

Un commerçant utilise, dans le cadre de son activité, une marque qui est similaire/identique au point de prêter à confusion avec la marque du titulaire de la marque et cet usage non autorisé a créé une confusion légitime sur le marché ; et

L'usage non autorisé et la confusion ont causé un préjudice au titulaire de la marque.

Si le titulaire de la marque peut prouver la "trinité", il peut demander au tribunal d'accorder une réparation. Il peut s'agir d'une injonction empêchant l'autre commerçant de continuer à utiliser la marque "identique ou similaire au point de prêter à confusion", de l'octroi de dommages-intérêts ou, si l'on préfère, d'un compte rendu des bénéfices.

Le passing off est un outil important qui aide les propriétaires de marques qui n'ont pas protégé leurs droits de marque par l'enregistrement et qui peut contribuer à empêcher les commerçants malhonnêtes d'essayer de tirer un avantage déloyal par le biais de "pratiques commerciales inacceptables". Bien qu'il s'agisse d'un "outil" distinct permettant aux entreprises de protéger leurs droits de propriété intellectuelle, il peut être considéré comme complémentaire des droits accordés aux propriétaires de marques enregistrées pour protéger leurs marques.

Le Royaume-Uni, par l'intermédiaire de l'Office britannique de la propriété intellectuelle ("UKIPO"), applique une procédure relativement rapide et solide pour obtenir la protection d'une marque au Royaume-Uni.

Les marques, en vertu de l'article 1 de la loi de 1994 sur les marques, sont définies par "classe". Le Royaume-Uni, comme une grande partie du monde, utilise la classification NICE. Cette classification permet d'harmoniser la protection des marques dans le monde entier.

Après avoir déterminé la "classe" appropriée pour votre marque (il est possible d'obtenir plus d'une classe, mais à la suite de la décision Skykick, le simple dépôt d'un large éventail de classes n'est plus nécessairement bénéfique pour les titulaires de marques et peut donner lieu à une contestation de la marque), il est également nécessaire de déterminer comment vous souhaitez que votre marque soit enregistrée et quel sera le contenu de la marque :

• La marque est-elle une marque verbale ou une marque figurative (ou une combinaison) ?
• La marque est-elle une marque de couleur (et, dans l'affirmative, une couleur spécifique est-elle revendiquée) ou une marque en noir et blanc ?
• S'agit-il d'une marque de série (différences subtiles et infimes entre les marques en majuscules et les marques en minuscules, ou espace entre les marques) ?

Une fois la marque déposée, l'UKIPO l'examine pour s'assurer qu'elle répond aux exigences de la loi sur les marques (Trade Marks Act, TMA). Si la marque satisfait aux exigences de la loi sur les marques, elle est proposée à la publicité. Si, au cours de la période de publicité de dix semaines, aucune notification formelle d'opposition n'est déposée (par un "plaignant" légitime plutôt que par une personne sans qualité), la marque est enregistrée.

La possession d'une marque britannique est bénéfique pour les commerçants internationaux car elle (l'enregistrement britannique) peut servir de base à des demandes dans d'autres juridictions, ce qui permet aux propriétaires de marques de revendiquer la priorité à partir de la date de dépôt au Royaume-Uni.