Contrefaçon de marque - Responsabilité personnelle des administrateurs
Il y a contrefaçon de marque lorsqu'une personne ou une société non autorisée utilise une marque identique ou similaire à une marque enregistrée, sans le consentement du propriétaire, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque enregistrée.
La protection d'une marque par l'enregistrement est essentielle compte tenu des effets potentiellement préjudiciables de la contrefaçon :
la perte de clientèle en détournant des clients établis,
- la dilution de la valeur de la marque,
- confondre les consommateurs en leur faisant croire que les produits de qualité inférieure, fournis par la source malhonnête, proviennent de leur fournisseur habituel,
- une atteinte substantielle à la réputation.
Lorsque le titulaire d'une marque enregistrée découvre qu'une entreprise malhonnête utilise illégalement sa marque, il peut intenter une action en justice contre cette entreprise et ses administrateurs. Une telle action inclurait probablement les administrateurs en tant que "co-auteurs du délit" étant donné que, le plus souvent, ils sont les "esprits dominants" de la société.
La responsabilité des "joint tortfeasors" est engagée lorsque les parties, à savoir la société d'une part et les administrateurs d'autre part, agissent de concert dans un but commun et, par exemple, enfreignent une marque de commerce dans l'exécution de ce but.
En effet, toute responsabilité financière résultant d'une action en recouvrement serait la responsabilité conjointe des défendeurs ayant des actifs pour rembourser la dette.
L'intérêt d'inclure les administrateurs en tant que "co-responsables" dans les procédures est la probabilité qu'un ou plusieurs d'entre eux possèdent des biens personnels qu'ils ne voudraient pas mettre en péril en étant impliqués dans un procès qui pourrait s'avérer infructueux, ce qui les exposerait potentiellement à la perte de tous ces biens.
Sans leur implication personnelle dans la procédure, la société contrevenante pourrait bien être abandonnée et laissée à l'état d 'insolvabilité et de liquidation. Un tel résultat ne serait d'aucun bénéfice pour le titulaire de la marque enregistrée lésé.
Lorsqu'il examine la forme de la procédure de recouvrement à suivre, le titulaire de la marque enregistrée choisit de demander un "compte de profits", c'est-à-dire une somme d'argent spécifique basée sur les ventes réalisées grâce à l'usage illicite de la marque, ou un montant sous forme de "dommages-intérêts".
Souvent, le choix se porterait sur la demande d'un compte-rendu des bénéfices. Cependant, il n'y a jamais de garantie de succès dans un procès civil.
Stuart Southall de KANGS commente l'affaire Lifestyle Equities CV & Another -vanta Monica Polo Club Limited & Others [2017] EWHC 3313 (Ch) dans laquelle le titulaire d'une marque commerciale lésé a cherché à obtenir un compte-rendu des bénéfices, mais n'a pas obtenu gain de cause en raison de circonstances imprévues.
Lifestyle Equities CV & Another -v-Santa Monica Polo Club Limited & Others [2017] EWHC 3313 (Ch)
- Lifestyle" a affirmé que "Santa Monica" avait enfreint sa marque déposée et en tirait un avantage commercial déloyal.
- Lifestyle a demandé un compte des bénéfices à Santa Monica, qui a été placé sous administration judiciaire pendant la procédure.
- En conséquence, Lifestyle a affirmé que le compte des bénéfices demandés à Santa Monica a été automatiquement transféré aux directeurs qui étaient des auteurs conjoints du délit.
Le tribunal ayant estimé que Santa Monica avait porté atteinte aux marques de commerce de Lifestyle et qu'elle avait droit à un compte rendu des bénéfices, Lifestyle a soutenu que les administrateurs de Santa Monica étaient personnellement responsables en tant que coauteurs du délit.
La Cour a finalement rejeté cet argument et a annulé les ordonnances qui avaient été rendues à l'origine à l'encontre des directeurs pour qu'ils rendent compte de leurs bénéfices, sur la base de ce qui suit :
- que pour démontrer qu'ils ont participé à un projet commun [à la société], il aurait fallu prouver qu'ils avaient connaissance des faits entourant les infractions à la marque ou qu'ils avaient fermé les yeux sur ces faits, mais qu'aucun argument de ce type n'a été avancé.
- les seuls bénéfices dont les défendeurs pouvaient être tenus de rendre compte étaient ceux qu'ils avaient eux-mêmes réalisés, et non la société, à la suite des infractions à la marque, et les faits ne permettaient pas de conclure que de tels bénéfices avaient été réalisés.
En conséquence, cette décision montre qu'il incombe désormais à la partie qui demande un compte rendu des bénéfices à l'encontre d'administrateurs présumés être des co-auteurs du délit de prouver qu'ils avaient connaissance, ou auraient dû raisonnablement avoir connaissance, de violations délibérées de marques et qu'ils ont personnellement bénéficié de cette violation (par opposition au simple fait de bénéficier d'une plus grande capacité à réclamer un dividende).
Comment pouvons-nous vous aider ?
Si vous craignez qu'un concurrent ne porte atteinte à l'une de vos marques ou que vous ne portiez atteinte à une marque appartenant à quelqu'un d'autre, il est essentiel que vous demandiez immédiatement l'avis d'un expert.
L'équipe de KANGS Solicitors dispose d'une riche expérience acquise en assistant des clients impliqués dans des actions en contrefaçon de marque et/ou en passing off et sera heureuse d'entendre parler de vous.
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