Infracción de marca | Responsabilidad personal de los administradores
Se produce una infracción de marca cuando una persona o empresa no autorizada utiliza una marca idéntica o similar a una marca registrada, sin el consentimiento del titular, en relación con productos o servicios idénticos o similares a los protegidos por la marca registrada.
Proteger una marca mediante el registro es esencial dados los efectos potencialmente perjudiciales de las infracciones, como:
la pérdida de clientela al desviar a los clientes habituales,
- dilución del valor de la marca,
- confundir a los consumidores haciéndoles creer que los productos de calidad inferior, suministrados por la fuente fraudulenta, proceden de su proveedor habitual,
- daños sustanciales a la reputación.
Cuando un titular de una marca registrada descubre que una empresa fraudulenta está utilizando ilegalmente su marca, puede emprender acciones judiciales contra dicha empresa y sus directivos. Dicha acción incluiría probablemente a los administradores como "responsables solidarios", dado que, en la mayoría de los casos, serían las "mentes dominantes" de la empresa.
La responsabilidad de los "responsables solidarios" surge cuando las partes, que son la sociedad por una parte y los administradores por otra, actúan de forma concertada con un fin común y, por ejemplo, infringen una marca, en ejecución de dicho fin.
Efectivamente, cualquier responsabilidad financiera resultante de cualquier acción de recuperación sería responsabilidad conjunta de los demandados que tuvieran activos para reembolsar la deuda.
El atractivo de incluir a los directores como "responsables solidarios" en los procedimientos es la probabilidad de que uno o más de ellos posean bienes personales que no querrían poner en peligro al verse implicados en un juicio que puede resultar infructuoso, exponiéndose potencialmente a la pérdida de todos esos bienes.
Sin su implicación personal en el procedimiento, la empresa infractora podría ser abandonada y declarada insolvente y liquidada. Este resultado no beneficiaría en nada al titular de la marca registrada perjudicada.
Al considerar la forma del procedimiento de recuperación que debe seguirse, el titular de la marca registrada elegirá si solicita una "cuenta de beneficios", es decir, una cantidad específica de dinero basada en las ventas conseguidas mediante el uso ilícito de la marca o una cantidad en concepto de "daños y perjuicios".
Con frecuencia, la opción sería optar por solicitar una cuenta de resultados. Sin embargo, nunca puede haber garantías de éxito en un litigio civil.
Stuart Southall, de KANGS, comenta el caso Lifestyle Equities CV & Another -v-Santa Monica Polo Club Limited & Others [2017] EWHC 3313 (Ch), en el que el titular de la marca comercial agraviado solicitó una cuenta de beneficios, pero no la obtuvo por circunstancias imprevistas.
Lifestyle Equities CV & Another -v-Santa Monica Polo Club Limited & Others [2017] EWHC 3313 (Ch)
- Lifestyle" alegó que "Santa Monica" había infringido su marca registrada y estaba obteniendo un beneficio comercial desleal.
- Lifestyle solicitó una cuenta de resultados a Santa Mónica, que entró en administración durante el procedimiento.
- En consecuencia, Lifestyle afirmó que la Cuenta de Ganancias solicitada a Santa Mónica se transfería automáticamente a los directores que eran responsables solidarios.
Dado que el Tribunal había declarado que Santa Monica había infringido las marcas de Lifestyle y tenía derecho a una cuenta de beneficios, Lifestyle sostuvo que los directores de Santa Monica eran personalmente responsables como responsables solidarios.
En última instancia, el Tribunal rechazó este argumento y anuló las órdenes que se habían dictado inicialmente contra los administradores para que rindieran cuentas de los beneficios basándose en lo siguiente:
- que para demostrar que habían participado en un diseño común [a la empresa], habría sido necesario demostrar su conocimiento de, o que hicieron la vista gorda ante, los hechos que rodearon las infracciones de Marca, pero no se presentó tal caso.
- los únicos beneficios de los que podían responder los demandados eran los que ellos mismos, y no la sociedad, habían obtenido como consecuencia de las infracciones de marca, y de los hechos no se desprendía que se hubieran obtenido tales beneficios.
En consecuencia, esta decisión demuestra que la carga de la prueba recae ahora en la parte que solicita una cuenta de beneficios contra los administradores presuntamente responsables solidarios, que debe probarque conocían, o deberían haber conocido razonablemente, las infracciones deliberadas de marcas y que se beneficiaron personalmente de dicha infracción (en lugar de beneficiarse meramente de una mayor capacidad para reclamar dividendos).
¿Cómo podemos ayudarle?
Si le preocupa que un competidor pueda estar infringiendo una marca de su propiedad, o que usted pueda estar infringiendo una que pertenece a otra persona, es esencial que solicite inmediatamente el asesoramiento de un experto.
El equipo de KANGS Solicitors cuenta con una amplia experiencia en la asistencia a clientes implicados en acciones de infracción de marcas y/o de usurpación de denominación y estará encantado de recibir noticias suyas.
Si podemos ayudarle, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo a través de los datos que figuran a continuación:
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